pr/11081869.json

"{\"id\": \"11081869\", \"name\": \"GECKO CORPORATION, PATRICIO ESTEVES POSADA Recurrentes v. DEPARTAMENTO DE ESTADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE P.R. Recurrido\", \"name_abbreviation\": \"Gecko Corp. v. Departamento de Estado del Estado Libre Asociado\", \"decision_date\": \"1999-08-26\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. KLRA-99-00260\", \"first_page\": \"658\", \"last_page\": \"663\", \"citations\": \"5 T.C.A. 658\", \"volume\": \"5\", \"reporter\": \"Decisiones del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico\", \"court\": \"Puerto Rico Circuit Court of Appeals\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T21:10:56.604523+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Panel integrado por su Presidenta, la Juez Alfonso de Cumpiano, el Juez Aponte Jim\\u00e9nez y la Juez Feliciano Acevedo\", \"parties\": \"GECKO CORPORATION, PATRICIO ESTEVES POSADA Recurrentes v. DEPARTAMENTO DE ESTADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE P.R. Recurrido\", \"head_matter\": \"2000 DTA 16\\nTRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES CIRCUITO REGIONAL DE SAN JUAN\\nGECKO CORPORATION, PATRICIO ESTEVES POSADA Recurrentes v. DEPARTAMENTO DE ESTADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE P.R. Recurrido\\nN\\u00fam. KLRA-99-00260\\nSan Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 1999\\nPanel integrado por su Presidenta, la Juez Alfonso de Cumpiano, el Juez Aponte Jim\\u00e9nez y la Juez Feliciano Acevedo\", \"word_count\": \"2550\", \"char_count\": \"15723\", \"text\": \"Alfonso de Cumpiano, Juez Ponente\\nTEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCION\\nGecko Corporation y Patricio Esteves Posada (Gecko) presentan recurso en el cual solicitan revisi\\u00f3n de la resoluci\\u00f3n del Departamento de Estado mediante la cual se deneg\\u00f3 su solicitud de registro de una marca de servicios por existir probabilidad de confusi\\u00f3n entre dicha marca y una previamente registrada. Alega la parte recurrente que err\\u00f3 el Departamento de Estado porque no existe probabilidad de confusi\\u00f3n entre las marcas \\u00e9n cuesti\\u00f3n.\\nExaminado el expediente, las alegaciones de las partes y el derecho aplicable, concluimos qu\\u00e9 procede denegar la expedici\\u00f3n del recurso.\\nGecko present\\u00f3 ante el Departamento de Estado una solicitud de registro para la marca \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\", bajo la clasificaci\\u00f3n 42, correspondiente a miscel\\u00e1neos. La solicitud se refer\\u00eda al registro de la marca d\\u00e9 un negocio para el expendio de comidas, bebidas, cocina creativa, banquetes y exhibici\\u00f3n de obras de arte. Dicho negocio est\\u00e1 localizado en la calle Fortaleza en San Juan. Anejo del recurso, p\\u00e1gs. 1 y 2.\\nEl Departamento de Estado deneg\\u00f3 en la resoluci\\u00f3n recurrida el registro de la marca \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\" por ser muy similar a la marca previamente inscrita \\\"Restaurant Caf\\u00e9 Galer\\u00eda\\\" en cuanto a su contenido gr\\u00e1fico y fon\\u00e9tico, en los m\\u00e9todos de mercadeo y canales de distribuci\\u00f3n. Anejo 7 del recurso, p\\u00e1gs. 14-17.\\nEn la consideraci\\u00f3n del recurso cuestionando esa determinaci\\u00f3n debemos, en primer lugar, exponer brevemente las normas que rigen nuestra funci\\u00f3n revisora en casos de esta naturaleza y, en segundo lugar, las correspondientes al derecho de marcas en nuestra jurisdicci\\u00f3n. La norma general de revisi\\u00f3n judicial de determinaciones administrativas promulga deferencia judicial a \\u00e9stas a base de la especializaci\\u00f3n. Bajo ese criterio de deferencia, nos corresponde determinar si la agencia actu\\u00f3 de manera arbitraria, ilegal, o tan irrazonablemente que su actuaci\\u00f3n constituy\\u00f3 un abuso de discreci\\u00f3n. Misi\\u00f3n Industrial de Puerto Rico v. Junta de Planificaci\\u00f3n, _ D.P.R. _ (1997), 97 J.T.S. 79, p\\u00e1g. 1161; Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R _ (1993), 93 J.T.S. 165, p\\u00e1g. 11383; Murphy Bernab\\u00e9 v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692 (1975). Tambi\\u00e9n nos corresponde determinar si la decisi\\u00f3n del organismo administrativo se basa en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo o est\\u00e1 hu\\u00e9rfana de prueba sustancial en la totalidad del r\\u00e9cord. Las conclusiones de derecho de la agencia ser\\u00e1n revisables en todos sus aspectos. Misi\\u00f3n Industrial de P.R. v. Junta de Planificaci\\u00f3n, et als, _ D.P.R. _ (1997), 97 J.T.S. 34, p\\u00e1g. 719; secci\\u00f3n 4.5 de la Ley N\\u00fam. 170 de 12 de agosto de 1988, seg\\u00fan enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (L.P.A. U.), 3 L.P.R.A. sec. 2175.\\nLas determinaciones de hechos ser\\u00e1n sostenidas por el tribunal si no son arbitrarias, err\\u00f3neas en derecho o contrarias a la prueba que obra en el expediente. Corresponde a la parte recurrente derrotar la presunci\\u00f3n de correcci\\u00f3n de las determinaciones de la agencia y demostrar que \\u00e9sta incurri\\u00f3 en errores en las determinaciones de hechos o en el derecho que ameriten su revisi\\u00f3n. No basta con hacer alegaciones basadas en especulaciones o inferencias, puesto que la revisi\\u00f3n judicial de la decisi\\u00f3n administrativa se limita al r\\u00e9cord o expediente.\\nEn cuanto al derecho aplicable a la controversia bajo consideraci\\u00f3n, la Ley de Marcas de F\\u00e1brica, N\\u00fam. 63 de 14 de agosto de 1991, 10 L.P.R.A. secs. 171 ss., establece el r\\u00e9gimen jur\\u00eddico para la protecci\\u00f3n de marcas en Puerto Rico. El t\\u00e9rmino marca se define por ley como todo signo o medio que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios de otra persona e incluye cualquier marca de f\\u00e1brica, servicio y colectiva. Las marcas de servicio se definen como todo signo o medio que sirva para distinguir los servicios de una persona de los de otra. Art\\u00edculo 2, 10 L.P.R.A. sec. 171, incisos (a) y (c).\\nLa Ley de Marcas de F\\u00e1brica consagra el derecho de propiedad sobre las marcas al disponer que \\u00e9ste se adquiere por su registro v\\u00e1lido, conforme los requisitos establecidos en dicha ley. Art\\u00edculos 3 y 4, 10 L.P.R.A. secs. 171 (a) y 171 (b). El Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado complementa los requisitos legales para la presentaci\\u00f3n de una solicitud de registro. Reglamento de 18 de febrero de 1992, Expediente N\\u00fam. 4638.\\nEl Secretario de Estado queda limitado por la referida ley en su facultad de efectuar el registro de marcas cuando se den las circunstancias especificadas en el Art\\u00edculo 5 (a), que dispone cu\\u00e1les marcas no son registrables. En lo que nos concierne, el aludido art\\u00edculo dispone que no se registrar\\u00e1 una marca que sea id\\u00e9ntica a otra marca ya inscrita o conocida, que pertenezca a otro y que se use en productos o servicios de las mismas propiedades descriptivas o que tanto se asemeje a la marca perteneciente a otro, que sea muy probable que ocasione confusi\\u00f3n o equivocaci\\u00f3n en la mente del p\\u00fablico o de lugar a enga\\u00f1o de los compradores. Tampoco ser\\u00e1 registrable una marca que sea id\\u00e9ntica o similar a un nombre comercial inscrito o que se haya solicitado su registro en el Departamento de Estado, que sea muy probable que ocasione confusi\\u00f3n o equivocaci\\u00f3n en la mente del p\\u00fablico. Art\\u00edculo 5 (a) (7) y (8), 10 L.P.R.A. 171 c (a) (7) y (8).\\nLa ley dispone que cuando se presente una solicitud para el registro de una marca que es sustancialmente id\\u00e9ntica o que se parezca a una marca registrada en el Departamento de Estado a nombre de otro o a otra ya conocida que pertenezca y se use por otro que, en la opini\\u00f3n del Secretario de Estado pueda inducir a confusi\\u00f3n, el Secretario decidir\\u00e1 qui\\u00e9n tiene el derecho al registro de la marca. Art\\u00edculo 9, 10 L.P.R.A. sec. 171g.\\nLa falta de autoridad del Secretario para inscribir marcas de f\\u00e1brica que tanto se asemejen a la marca de f\\u00e1brica perteneciente a otro, que sea muy probable que ocasione confusi\\u00f3n en la mente del p\\u00fablico, estaba tambi\\u00e9n contemplada en la legislaci\\u00f3n anterior. Ley N\\u00fam. 66 de 28 de julio de 1923, derogada por la Ley N\\u00fam. 63, supra. En un caso bajo la legislaci\\u00f3n anterior, nuestro Tribunal Supremo resolvi\\u00f3 que establecida la probabilidad de confusi\\u00f3n, correspond\\u00eda al que solicita la inscripci\\u00f3n de la marca rebatir dicha probabilidad y que en ausencia de base en el r\\u00e9cord, no pod\\u00eda el tribunal intervenir con la decisi\\u00f3n del Secretario de Estado denegando la inscripci\\u00f3n. Garriga Trad. Co. v. Century Pack Corp., 107 D.P.R. 519; 525 (1978).\\nEn el caso de Posadas de Puerto Rico Associates, Inc. v. Sands Hotel & Casino, 131 D.P.R. 21 (1992), el Tribunal Supremo se expres\\u00f3 sobre el concepto de \\\"probabilidad de confusi\\u00f3n\\\" bajo el derecho marcario. En dicho caso se\\u00f1al\\u00f3 el Tribunal que el derecho propietario de una marca pertenece al primero que la utilice en relaci\\u00f3n con su producto o servicio en la jurisdicci\\u00f3n que ofrece la protecci\\u00f3n jur\\u00eddica, por lo que \\u00fanicamente existe una violaci\\u00f3n a ese derecho si la marca utilizada posteriormente crea una probabilidad de confusi\\u00f3n al consumidor con respecto a la marca protegida. Dispuso, adem\\u00e1s, que existe probabilidad de confusi\\u00f3n cuando un comprador prudente y razonable puede comprar un producto bajo la creencia que est\\u00e1 comprando otro producto. La confusi\\u00f3n tiene que ser probable; no es suficiente una mera posibilidad de confusi\\u00f3n. El Tribunal Supremo reconoci\\u00f3 que no existe una norma precisa para determinar la existencia de probabilidad de confusi\\u00f3n entre dos productos o servicios. Es menester examinar las circunstancias particulares de cada caso, a base del balance entre los factores o criterios desarrollados jurispmdencialmente para analizar la probabilidad de confusi\\u00f3n. Algunos de estos criterios son: la similaridad entre las marcas, la similaridad de los productos o servicios, la fuerza de la marca o su distintivo, la intenci\\u00f3n del segundo usuario al adoptar la marca de servicio y evidencia de confusi\\u00f3n actual o real. En el aludido caso se explican individualmente estos criterios. Vale se\\u00f1alar que en cuanto al factor de confusi\\u00f3n actual, se determin\\u00f3 que no es necesaria evidencia a esos efectos para demostrar imitaci\\u00f3n de marcas, aunque constituir\\u00eda la mejor evidencia para demostrar que existe probabilidad de confusi\\u00f3n. Posadas, supra, p\\u00e1gs. 42-50.\\nEn la resoluci\\u00f3n recurrida, el Secretario de Estado reconoci\\u00f3 criterios similares a los establecidos por nuestra jurisprudencia seg\\u00fan se\\u00f1alados previamente, incluyendo y especificando otros, tales como similaridad en los m\\u00e9todos de mercadeo y canales de distribuci\\u00f3n, distintividad de la marca del usuario con mayor antig\\u00fcedad, posibilidad de que \\u00e9ste expanda servicios, extensi\\u00f3n de venta de servicios en territorios diferentes, y la intenci\\u00f3n del usuario reciente.\\nLa Ley de Marcas no contiene un procedimiento administrativo ulterior, luego de que el Secretario deniega la solicitud, como lo establece para cuando se propone inscribir el registro de una marca. Esta dispone que si del examen de la solicitud resulta rechazable el registro de la marca, el Secretario lo notificar\\u00e1 al solicitante, d\\u00e1ndole las razones para su rechazo. Si del examen resulta que tiene derecho al registro solicitado, se seguir\\u00e1 el procedimiento de ley de publicaci\\u00f3n y oportunidad de oposici\\u00f3n. Art\\u00edculo 7, 10 L.P.R.A. sec. 171e.\\nUna persona perjudicada por una decisi\\u00f3n del Secretario de Estado neg\\u00e1ndose a registrar una marca de f\\u00e1brica puede cuestionar dicha decisi\\u00f3n por dos v\\u00edas: (a) solicitando la cancelaci\\u00f3n del registro de la marca inscrita por otro, o (b) solicitando revisi\\u00f3n judicial. J. Bel\\u00e9ndez Sol\\u00e1, Inc. v. Rivera, 102 D.P.R. 276 (1974). Respecto a lo primero, la solicitud de cancelaci\\u00f3n debe ser sometida dentro de los cinco (5) a\\u00f1os de la inscripci\\u00f3n y estar basada en los fundamentos de ley entre \\u00e9stos, que la marca se ha convertido en nombre gen\\u00e9rico. Art\\u00edculo 19, 10L.P.R.A. sec. 171q.\\nGecko ten\\u00eda tambi\\u00e9n disponible la solicitud de reconsideraci\\u00f3n ante la agencia, mas opt\\u00f3 por presentar este recurso de revisi\\u00f3n judicial ampar\\u00e1ndose en argumentaciones para rebatir la decisi\\u00f3n recurrida. Reconoce en el recurso que el \\\"Restaurant Caf\\u00e9 Galer\\u00eda\\\" obtuvo la inscripci\\u00f3n de su nombre comercial con anterioridad a su solicitud. No obstante, argumenta que no existe probabilidad de confusi\\u00f3n con su solicitud para inscribir \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\", debido a que ambos locales comerciales est\\u00e1n dirigidos a clientela diferente, operan en distintos horarios y el concepto de los negocios es diferente. En s\\u00edntesis, arguye que los criterios relevantes demuestran que no hay similitud, porque a los nombres los distingue la palabra \\\"Restaurant\\\" y ambos negocios se orientan a clientela diferente en mercado y territorio; las palabras \\\"restaurant\\\", \\\"caf\\u00e9, y \\\"galer\\u00eda\\\" son com\\u00fanmente usadas en el ramo de servicios; existe proximidad de fechas, a\\u00f1o 1998, en el uso de ambos nombres; la experiencia ha sido que no existe confusi\\u00f3n, y que el \\\"Restaurant Caf\\u00e9 Galer\\u00eda\\\" ha tolerado el uso del nombre \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\".\\nLos argumentos del recurrente no derrotan la presunci\\u00f3n de correcci\\u00f3n de la resoluci\\u00f3n recurrida, ni encuentran apoyo en el expediente. Veamos.\\nEn las solicitudes de registro de marca de ambos negocios se describen los servicios como que incluyen el expendio de comida y bebida. Aunque los recurrentes caracterizan ante nos su negocio como una barra, donde incidentalmente se sirve comida, surge del Permiso de Uso expedido a su favor por la Administraci\\u00f3n de Reglamentos y Permisos (A.R.P.E.) que el establecimiento de los recurrentes est\\u00e1 autorizado a usarse como \\\"restaurante con expendio de bebidas alcoh\\u00f3licas con \\u00e1rea de banquetes\\\" y que como condici\\u00f3n al permiso se estableci\\u00f3 que el mismo no se convertir\\u00eda en barra o club nocturno. Ap\\u00e9ndice de la oposici\\u00f3n, p\\u00e1g. 5. Por tanto, hay base en el expediente para sustentar que los tipos de servicios representados por ambas marcas son similares y no se ha demostrado lo contrario. El uso se\\u00f1alado como el de exhibici\\u00f3n de obras de arte en la solicitud de \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\" no desvirt\\u00faa el car\\u00e1cter principal del negocio como de servicios de comida y bebida.\\nSe sostiene, pues, la determinaci\\u00f3n de similitud de ambos por la clasificaci\\u00f3n de miscel\\u00e1neos y por los servicios que ofrecen. Ambos ubican en el Viejo San Juan y su mercado es com\\u00fan. La diferencia que pretende establecer el recurrente a base de la clientela a que est\\u00e1n dirigidos, \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\", a j\\u00f3venes y j\\u00f3venes adultos con m\\u00fasica, amenidades para j\\u00f3venes y operaci\\u00f3n b\\u00e1sicamente nocturna y el \\\"Restaurant Caf\\u00e9 Galer\\u00eda\\\", a un p\\u00fablico maduro y operaci\\u00f3n temprana en la noche, no quedan evidenciados en el r\\u00e9cord, ni ante este Tribunal. Tampoco en la solicitud de registro de marca presentada por el recurrente, ni en el permiso concedido por A.R.P.E. se hace menci\\u00f3n de las especificaciones o diferencias que \\u00e9ste reclama. En cuanto al contenido gr\\u00e1fico y fon\\u00e9tico de los nombres, ello surge del uso en \\u00e9stos de las palabras \\\"caf\\u00e9\\\" y de \\\"gallery\\\" y \\\"galer\\u00eda\\\". Aunque las dos \\u00faltimas palabras son una en ingl\\u00e9s y otra en espa\\u00f1ol, suenan similares en su pronunciaci\\u00f3n.\\nPor otra parte, no hay la proximidad de fechas en usos que alega el recurrente. Seg\\u00fan la solicitud de \\\"Restaurant Caf\\u00e9 Galer\\u00eda\\\", este nombre se usa en el comercio desde 1995 y el del recurrente desde 1998, teniendo el primero, adem\\u00e1s de la protecci\\u00f3n registral, mayor antig\\u00fcedad.\\nRespecto a la contenci\\u00f3n de Gecko de que las palabras \\\"restaurant\\\", \\\"caf\\u00e9\\\" y \\\"galer\\u00eda\\\" son com\\u00fan y extensamente utilizadas por los comerciantes en el ramo de servicios, al grado de que la probabilidad de confusi\\u00f3n es menor por ese motivo, existe como hemos indicado, el procedimiento administrativo en ley ante el Departamento de Estado para solicitar la cancelaci\\u00f3n de un registro por el fundamento de que la marca se ha convertido en el nombre gen\\u00e9rico del producto o de los servicios para los cuales se usa, y no compete su dilucidaci\\u00f3n a este Tribunal.\\nEn cuanto a la alegaci\\u00f3n de que \\\"Restaurant Caf\\u00e9 Galer\\u00eda\\\" ha tolerado el uso de \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\", est\\u00e1 establecido que ni aun por convenio privado una parte puede permitir el uso de una marca para obligar al Secretario de Estado su inscripci\\u00f3n. El registro de una marca es no s\\u00f3lo en protecci\\u00f3n de una parte, sino especialmente en protecci\\u00f3n del p\\u00fablico consumidor. Garriga Trad. Co. Inc., supra, p\\u00e1g. 524.\\nPor \\u00faltimo, la falta de confusi\\u00f3n actual o real, \\u00fanico error levantado en el recurso, y de la intenci\\u00f3n del segundo usuario, no est\\u00e1 contenida en el expediente, ni se sustenta en el recurso. La probabilidad de confusi\\u00f3n surge de los criterios considerados por el Secretario de Estado, lo que no ha sido refutado por Gecko con otra pmeba que no sea la obrante en el expediente.\\nEn conclusi\\u00f3n, al considerar en conjunto los criterios aplicados en la resoluci\\u00f3n recurrida encontramos que no resulta arbitraria o irrazonable la determinaci\\u00f3n del Departamento de Estado de denegar la inscripci\\u00f3n de la marca \\\"The Gallery Caf\\u00e9\\\", ya que est\\u00e1 sustentada en el expediente que las marcas en cuesti\\u00f3n son similares en sus servicios, en su fon\\u00e9tica, y en el mercado a las que van dirigidas.\\nEn virtud de todo lo anterior, se deniega la expedici\\u00f3n del recurso.\\nLo acord\\u00f3 el Tribunal y lo certifica la Secretaria General.\\nAida Ileana Oquendo Graulau\\nSecretaria General\"}"